Denkt de gemiddelde kledingkoper bij het zien van een liggende groene krokodil met open bek op een kinderhemdje aan het Franse (luxe)merk Lacoste? Dat was een vraag die de rechter opnieuw moest beantwoorden in een geschil tussen het modemerk en HEMA, de verkoper van spraakmakend kinderondergoed met krokodillenprint. Lacoste vond dat het ondergoed inbreuk maakte op haar merkrechten en dat consumenten de HEMA kleding zouden verwarren met Lacoste kleding. Eerder blogden wij al over de eerste aanleg van de zaak, waarin HEMA aan het langste eind trok. De kort gedingrechter van de Rechtbank Den Haag was destijds namelijk van oordeel dat er (overwegend) géén sprake was van inbreuk.
In het hoger beroep tegen de kort geding uitspraak denkt het Gerechtshof Den Haag daar echter anders over. Om dat oordeel goed te begrijpen, is het belangrijk te weten dat het in deze zaak ging om twee kledingstukken. Een grijs kinderhemdje met allemaal krokodillen en een blauw hemdje met maar één krokodil op borsthoogte. De Rechtbank (in kort geding) maakte een onderscheid tussen beide kledingstukken en vond de krokodillen op het grijze hemd ‘versiering’ en dus geen merkgebruik. Het blauwe hemd daarentegen kon wel aangemerkt worden als merkgebruik, maar daarbij trad geen verwarringsgevaar op, omdat de consument duidelijk wist dat het een HEMA hemd betrof. Aldus de rechter destijds.
Het Hof maakt op basis van in het geding gebrachte marktonderzoeken géén onderscheid tussen beide kledingstukken. Omdat uit die onderzoeken volgt dat een aanzienlijk deel van het publiek in Nederland bij het zien van de krokodil aan Lacoste moet denken, concludeert het Hof dat de krokodillen worden gebruikt als merk bij beide kledingsetjes. Waar in eerste aanleg het grijze setje überhaupt de dans van een verdere beoordeling ontsprong, gebeurt dat in hoger beroep dus niet.
Maar met alleen ‘merkgebruik’ ben je er nog niet. Er moet sprake zijn van verwarringsgevaar, wil je daar als merkhouder met succes tegen kunnen optreden. Verwarringsgevaar moet beoordeeld worden aan de hand van meerdere omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld het publiek en hoe zeer de merken op elkaar lijken. Het Hof overweegt in deze zaak dat de krokodillen in ieder geval grote gelijkenissen vertonen. Ze zijn beide groen, liggen met een open bek naar rechts en komen voor op kledingstukken, oftewel overeenstemmende producten (waren). Het is vaste jurisprudentie in het merkenrecht dat de overeenstemmingen tussen tekens ook ‘zwaarder’ wegen op het totaalbeeld dan de eventuele verschillen. Van overeenstemmende tekens is hier dus sprake aldus het Hof, wat een voorwaarde is voor verwarringsgevaar.
HEMA probeerde zich ook nog op andere manieren onder het verwarringsgevaar uit te wurmen. Zo zou Lacoste geen kinderondergoed verkopen (deden ze wel), waren dierenafbeeldingen op kinderkleding heel gewoon (dat maakte niet dat de krokodil niet op die van Lacoste leek) en zou het relevante publiek weten dat HEMA alleen maar HEMA-kleding verkoopt (ook niet waar). Met dat laatste verweer hadden ze het in eerste aanleg nog gered, maar het Hof oordeelt op grond van een lijst met producten van andere aanbieders (o.a. lampen van Philips en een kledingsamenwerking met Viktor & Rolf) dat ook deze stelling niet juist is en kan worden weerlegd.
Slotsom is dan ook dat het Hof aanneemt dat het krokodillenondergoed van HEMA inbreuk maakt op "de Lacoste krokodil". Of de (financiële) tranen van HEMA meer dan krokodillentranen zullen zijn, hangt ervan af of Lacoste de zaak in een bodemprocedure doorzet. HEMA was namelijk al eerder gestopt met de verkoop van de kleding en moet in financieel opzicht nu alleen de proceskosten vergoeden. Een eventuele schadevergoeding zou dus pas in een bodemprocedure aan de orde komen. Normaal gesproken zal deze bodemprocedure volgen, maar het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat partijen de zaak alsnog schikken. To be continued?
Voor al uw merkenrechtvragen of andere intellectuele eigendomskwesties kunt u bij ons terecht door contact op te nemen met Sebastiaan van Wijk (vanwijk@dayonelegal.nl) of Charissa Koster (koster@dayonelegal.nl)
