Een merk registreren is meer dan alleen een (laagdrempelige) formaliteit. Het is een strategische zet die het verschil kan maken tussen marktbescherming en verlies van jarenlange investeringen. Twee zaken, één uit Finland en één uit Nederland, onderstrepen dit nog eens glashelder.

De Finse ‘Dracula’-zaak: stilzitten is geen rechtsverwerking
In Finland bracht Hardeco (via een rechtsvoorganger) al jarenlang snoep op de markt onder de naam ‘Dracula’, zonder ooit een merkregistratie te doen. Concurrent Lunapark registreerde die naam wél in 2009 voor snoepgoed, maar startte pas in 2020 een merkinbreukprocedure. De vraag: had Lunapark zijn recht verspeeld door elf jaar niets te doen en de Hardeco ‘Dracula’ al die tijd te gedogen?

Het Hof van Justitie van de EU was resoluut in haar uitspraak: een merkhouder verliest zijn recht alleen als hij vijf jaar lang bewust het gebruik van een later ingeschreven merk toestaat. Stilzitten tegenover een niet-ingeschreven merk leidt dus níet tot rechtsverwerking. Nationale regels mogen dat stilzitten niet gebruiken om een merkinbreukvordering af te wijzen. De merkhouder behoudt in deze zaak dus waarschijnlijk zijn exclusieve recht volledig, wat mogelijk tot gevolg zal hebben dat Hardeco haar jarenlang gevoerde naam zal moeten gaan veranderen.

De Nederlandse ‘Akaya’-zaak: langdurig gebruik zonder registratie is kwetsbaar
Een praktijkvoorbeeld hoe ver dit soort discussies kan gaan, speelde enige tijd terug in een vonnis bij de rechtbank Den Haag. Een Nederlandse familiesupermarkt bracht sinds 2011 huismerkproducten onder de naam ‘Akaya’ op de markt. Bidfood registreerde in 2018 en 2019 het merk ‘Akari’ voor vergelijkbare producten. De rechtbank Den Haag oordeelde uiteindelijk dat de namen te veel op elkaar leken. Gevolg: de supermarkt moest de door haar voor haar producten gebruikte naam wijzigen, ondanks jarenlange investering. Waarom? Omdat Bidfood wél een merk had geregistreerd en de supermarkt niet. Langdurig gebruik bood ook hier geen juridische bescherming.

Uitzondering: de handelsnaam
Een kleine kanttekening is wel op zijn plaats: wie een naam als handelsnaam voert – bijvoorbeeld als bedrijfsnaam – kan zich wél verweren tegen een later ingeschreven merk. Maar let op: een naam alleen op een etiket zetten is onvoldoende voor handelsnaamgebruik. Het moet echt gaan om de naam van een onderneming, dan wel om een naam die echt, feitelijk in het handelsverkeer gebruikt wordt. 

De les: registreren is beschermen
Deze zaken maken één ding duidelijk: zonder merkregistratie zijn er behoorlijk wat valkuilen als het aankomt op de naam van producten of diensten waar je de bescherming van wilt inroepen. Alleen een merkregistratie geeft een exclusief recht, waarbij het mes ook nog eens aan twee kanten snijdt: je kan concurrenten weren die niets hebben geregistreerd én je kan jezelf verdedigen tegen iemand die later alsnog met iets vergelijkbaars op de markt komt. Wie niet registreert, loopt het risico dat een ander met een latere registratie de markt overneemt – zelfs als jij al jaren actief bent.

Wil je zeker weten dat jouw merk of productnaam goed beschermd is? Neem dan contact op met onze advocaten intellectueel eigendomsrecht via Sebastiaan van Wijk, vanwijk@dayonelegal.nl