Ondernemers weten dat het hebben van een goede naam of logo belangrijk is. Op die manier zet je een bepaald product of zelfs een hele onderneming goed in de markt. Een uniforme en opvallende aanduiding is ook een goede manier om aan de naamsbekendheid van een product of onderneming te werken. Als je de naam of logo óók nog registreert als merk, heb je daarbij het voordeel dat je kunt voorkomen dat iemand anders er met hetzelfde of een vergelijkbaar teken vandoor gaat. 

Wat alleen niet altijd even helder is, is wát je allemaal als merk kunt registreren. Een merk moet bijvoorbeeld voldoende onderscheidend zijn, zodat het publiek het ook zodanig als merk herkent (evenals de herkomstfunctie). Dat je woorden en logo’s kunt registreren, is  duidelijk, zolang deze woorden en logo’s maar voldoende herkenbaar zijn. Generieke termen of simpele beschrijvingen van een product zullen in de regel niet voldoende zijn.

Maar lastiger wordt het als het gaat over vorm-, kleur- of klankmerken (geluid). Wat niet wegneemt dat je in beginsel ook dat soort merken kunt registreren. En dat levert voor een ondernemer soms een groot voordeel op: zéker als het publiek bij het zien of horen van een product of geluid, snel een relatie zal leggen met een merk. 

Over hoe dat soort merken onderscheidend kan zijn loopt wel al jarenlang een discussie. Want wanneer is iets écht onderscheidend genoeg om als merk te dienen? Velen zullen het vormmerk van de driehoekige Toblerone chocoladereep, het kleurmerk “KLM blauw” of het klankmerk van de “Nokia tune” herkennen. Maar ook het geluid van een net geopend blikje? En wiens merk is dat dan? 

Het Duitse Ardagh had het creatieve plan opgevat om dat geluid (een blikje dat geopend wordt), gevolgd door een stilte van één seconde en dan nog eens negen seconden ‘gebruis’ als merk te registreren. Nadat het Europese merkenbureau de aanvraag had afgewezen, werd het Gerecht van de Europese Unie gevraagd om in deze opvallende zaak een oordeel te vellen. 

Het Gerecht overweegt onder meer dat het publiek een geluid ook daadwerkelijk als merk moet opvatten. En meteen moet kunnen toerekenen aan de ‘afzender’. 

Wanneer een geluid alleen maar een bepaalde ‘functionaliteit’ dient, komt het echter niet voor merkbescherming in aanmerking. Het zal écht moeten gaan om een uniek en herkenbaar geluid, bijvoorbeeld zoals de genoemde Nokia tune. Dat is al meteen waar het misgaat voor Ardagh. Een blikje kun je namelijk maar op één (juiste) manier openen, door het lipje te gebruiken. Dat betekent volgens het Gerecht dat iemand dat geluid niet zal associëren met een merk, maar simpelweg met de manier waarop je een blikje opent. Ongeacht wie het opent. Alle blikjes die je met een lipje opent, zullen hetzelfde geluid (moeten) produceren. Daar komt volgens het Gerecht nog bij dat de gekozen stilte van één seconde en de negen seconden gebruis, niet zó onderscheidend zijn dat het publiek het geluid zou kunnen koppelen aan een bepaalde aanbieder. Met andere woorden, iemand zal bij het horen van dit geluid niet meteen denken aan Ardagh, aldus het Gerecht.

Al met al bekrachtigt het Gerecht de afwijzing van het merkenbureau. Het geluid van een geopend blikje kan daarmee (vooralsnog) niet geregistreerd worden als merk. Overigens denken we dat Ardagh met wat creatieve toevoegingen aan haar gewenste merk wellicht wél gewoon voor bescherming in aanmerking had kunnen komen. Maar helaas is dat achteraf (en is ons niets gevraagd). 

Heeft u vragen over branding of het registreren van uw merk? Of over hoe merkbescherming uw onderneming verder kan helpen? Neem dan vooral contact op met onze intellectueel eigendom advocaten via Sebastiaan van Wijk (vanwijk@dayonelegal.nl) of Charissa Koster (koster@dayonelegal.nl)