In de praktijk komt het veelvuldig voor dat gebruik wordt gemaakt van een domeinnaam met daarin een merk van een ander. Dit kan uiteraard erg vervelend zijn voor de merkhouder en dit is dan ook veelal onrechtmatig. Dit is echter niet altijd het geval.
Allereerst moet beseft worden dat een domeinnaam feitelijk niets meer is dan een adres op internet, welk adres – bij wijze van hoofdregel – toekomt aan de partij die deze domeinnaam als eerste registreert. Anders dan bij een merkrecht of een handelsnaamrecht kun je dus niet automatisch optreden tegen een overeenstemmende domeinnaam. Wel is het vaak zo dat een domeinnaam bestaat uit (een deel van) een handelsnaam of een merk. In die gevallen kan onder omstandigheden door de rechthebbende wél worden opgetreden en bijvoorbeeld worden gevorderd dat de domeinnaam wordt gestaakt of zelfs wordt overgedragen.
Er zijn globaal twee manieren om een domeinnaam aan te pakken en/of op te eisen:
Via specifiek hiervoor in het leven geroepen geschillenregelingen: voor de .nl-domeinnaam kan dit via de geschillenregeling van de SIDN (zie hier). Voor zogenaamde ‘topleveldomeinen’ (zoals .com, .info, .org et cetera) kan dit via de zogenaamde UDRP-procedure van het ICANN, zie hier). Een voordeel van deze geschillenregelingen is dat ze relatief vlot verlopen en laagdrempelig zijn. Zo zijn de kosten relatief gering en is bijvoorbeeld geen advocaat nodig. Nadeel is dat geen nevenvorderingen kunnen worden ingesteld, zoals een vordering tot schadevergoeding. Deze regelingen zijn in principe slechts gericht op het overdragen van de domeinnaam.
Starten van een gerechtelijke procedure: dit heeft als voordeel dat diverse (neven)vorderingen kunnen worden ingesteld, zoals een vordering tot schadevergoeding (bijvoorbeeld winstafdracht), een vordering tot inzage in de boekhouding (om inzicht te krijgen in de omvang van de inbreuk aan de hand van de verkochte aantallen, in- en verkoopprijzen e.d.) en bijvoorbeeld een vordering tot het verstrekken van de namen en gegevens van de betrokken partijen (leveranciers en klanten et cetera). Tevens kan in principe een volledige proceskostenveroordeling worden gevorderd.
Juridisch kader
Er zit een uitgebreid juridisch kader achter de vraag of je een domeinnaam mag gebruiken, waarin het merk van een derde zit. Hiervoor worden in de rechtspraak wel de zogenaamde "Oki Data"-criteria toegepast. Deze houden onder meer in dat gebruik van een merk van een andere partij in een domeinnaam kan zijn toegestaan, mits:
de betreffende producten daadwerkelijk worden aangeboden via de betreffende website;
op die website uitsluitend de producten worden aangeboden van de betreffende merkhouder. Er mogen dus niet ook producten worden verkocht van andere merkhouders. Dan zou de website namelijk als “lokaas” kunnen worden gebruik voor andere producten/merken, wat de merkhouder niet hoeft te tolereren;
de website moet duidelijkheid verschaffen over de relatie met de merkhouder, zodat de websitebezoeker niet kan menen dat hij op een website van de merkhouder terecht is gekomen (of van een aan de merkhouder verwante partij, bijvoorbeeld een exclusieve distributeur);
er mogen niet een dusdanig aantal domeinnamen zijn geclaimd, waardoor het voor de merkhouder niet meer (goed) mogelijk is zelf een domeinnaam te kiezen.
Uiteindelijk dienen steeds alle specifieke omstandigheden te worden meegewogen. Een in dit kader toepasselijke zaak betrof het merk Elisabetta Franchi. De uitkomst van een procedure bij WIPO (op basis van de voornoemde SIDN-geschillenregeling) was dat de domeinnaam www.elisabetta-franchi.nl moest worden overgedragen aan de merkhouder, o.a. omdat ook producten van andere merken werden verkocht op de betreffende website en omdat de relatie met de merkhouder niet duidelijk was. De vermeende inbreukmaker paste vervolgens echter het nodige aan op de website en startte met succes een procedure bij de rechtbank (zie hier voor het vonnis). De gedaagde behoefde vervolgens de domeinnaam toch niet meer over te dragen.
Samenvattend
Wil je een domeinnaam gebruiken met een merk van een ander: bezint eer ge begint en laat je ten minste goed adviseren. Wil je optreden tegen het gebruik van jouw merk in een domeinnaam: laat je ook dan goed adviseren. In voornoemde kwestie had het direct starten van een gerechtelijke (kort-geding)procedure - in plaats van het doorlopen van de geschillenregeling – bijvoorbeeld mogelijk tot een beter resultaat kunnen leiden. Met een gerechtelijke procedure had dan door de merkhouder namelijk beter de route kunnen worden afgesneden voor de vermeende inbreukmaker om nog de nodige wijzigingen door te voeren op de website. Nu moet de merkhouder deze website dulden, waar deze mogelijk uit de lucht had kunnen zijn.
U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze specialisten om dit onderwerp of enige ander onderwerp op het gebied van intellectuele eigendom te bespreken. Wij helpen u graag!
Teun Pouw
Advocaat IT-/IE-recht en BMM-merkengemachtigde
